請求項の記載における「～であって」は避けるべき？ （MPEP 2129）
請求項の記載における「～であって」は避けるべきという指摘があります。
（この「～であって」を使う形式のクレームは、ジェプソン形式のクレームとも呼ばれます）
その指摘の根拠を確認すると、多くの場合、
請求項の記載に「～であって」と用いると、「～であって」よりも前の部分には新規性が無いと自認していると判断されることがある、
と返答されます。
ちょっと調べてみたのですが、この考え方は、US MPEP 2129 Admissions as Prior Art [R-07.2022]に沿った考え方と思います。
※ MPEP：Manual of Patent Examining Procedure
MPEP 2129 III. JEPSON CLAIMSには、
（ｉ）ジェプソン形式のクレームでは、プリアンブルの主題が他者の先行技術作品であることを暗に認めたものとみなされる（Drafting a claim in Jepson format is taken as an implied admission that the subject matter of the preamble is the prior art work of another.）旨の記載、
（ｉｉ）しかし、出願人がクレームをジェプソン形式で作成したことについて、別の信頼できる理由を示した場合には、このような意味合いを克服することができる（However, this implication may be overcome where applicant gives another credible reason for drafting the claim in Jepson format.）旨の記載、
があります。
過剰反応のような気もしますが、このMPEP 2129の記載を考慮すると、「～であって」を使わなくて良いのであれば使わない、という流れが出来ても不思議ではありません。
なお、MPEP 2129には、今回の「～であって」以外にも、「II. DISCUSSION OF PRIOR ART IN SPECIFICATION」に、明細書に先行技術として記載した内容は、出願人が自認した先行技術として取り扱われる、旨の記載があります。こちらの方は、先行技術（公知技術）であるかどうか不明な技術は、先行技術（公知技術）として記載するのではなく、本願発明の一部を構成するものとして説明すれば問題にはならないと思われます。
・MPEP 2129 Admissions as Prior Art [R-07.2022]
II. DISCUSSION OF PRIOR ART IN SPECIFICATION
Where the specification identifies work done by another as “prior art,” the subject matter so identified is treated as admitted prior art. In re Nomiya, 509 F.2d 566, 571, 184 USPQ 607, 611 (CCPA 1975) (holding applicant’s labeling of two figures in the application drawings as “prior art” to be an admission that what was pictured was prior art relative to the claimed improvement).
III. JEPSON CLAIMS
Drafting a claim in Jepson format (i.e., the format described in 37 CFR 1.75(e); see MPEP § 608.01(m)) is taken as an implied admission that the subject matter of the preamble is the prior art work of another. In re Fout, 675 F.2d 297, 301, 213 USPQ 532, 534 (CCPA 1982) (holding preamble of Jepson-type claim to be admitted prior art where applicant’s specification credited another as the inventor of the subject matter of the preamble). However, this implication may be overcome where applicant gives another credible reason for drafting the claim in Jepson format. In re Ehrreich, 590 F.2d 902, 909-910, 200 USPQ 504, 510 (CCPA 1979) (holding preamble not to be admitted prior art where applicant explained that the Jepson format was used to avoid a double patenting rejection in a co-pending application and the examiner cited no art showing the subject matter of the preamble). Moreover, where the preamble of a Jepson claim describes the inventor’s own work, such may not be used against the claims. Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp., 748 F.2d 645, 650, 223 USPQ 1168, 1172 (Fed. Cir. 1984); Ehrreich, 590 F.2d at 909-910, 200 USPQ at 510.
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