特許法29条の2　拡大先願

１．概要

　日本では、同一の発明について複数の出願がなされた場合、最先の出願だけが特許を受けることができる先願主義を採用しています（39条）。この39条の規定は特許請求の範囲のみを対象としています。このため、最先の出願の明細書等に記載された発明（特許請求の範囲には記載がない）に関しては、39条の規定は及びません。

　また、新規性（29条）の規定について考えると、最先の出願の出願公開等の後には、後願は新規性（29条）が無いために拒絶されます。しかし、先願出願後、先願の出願公開前の出願については、39条も、29条1項も適用されません。特許法29条の2は、(i)新規発明公開の代償として特許権を付与する特許法の趣旨と、(ii)審査の効率化と、(iii)防衛出願の抑制という観点から、このような発明は特許を受けることができないとしています。

２．具体的なポイント

２．１．特許法39条との差異

　29条の2の規定は新規発明公開の代償として特許権付与するという特許法の趣旨と、審査の効率化のために設けられています。一方、39条の規定は、ダブルパテントの防止（二重特許を排除）と、特許権存続期間の実質的延長の防止のために設けられています。
　特29条の2は同日出願には適用されませんが、39条は、同日出願についても適用されます。また、特29条の2は特許請求の範囲だけではなく明細書、図面に記載の発明についても後願を排除できますが、特39条は、先願の特許請求の範囲に記載されている発明のみが後願を排除できます。

２．２．出願日の認定

　(i)優先権主張を伴う場合は優先日、
　(ii)分割出願、変更出願は先の出願日を基準としますが、先願として後願を排除する場合には、現実の出願日を基準とします。

２．３．明細書等に記載された発明

　明細書等に記載された発明とは、(i)明細書等に記載された事項、及び、(ii)記載されているに等しい事項から把握される発明をいいます。記載されているに等しい事項とは、記載された事項から出願時の技術常識を参酌して導き出せるものをいいます。

そして、先願の「明細書等に記載された発明」と、後願の請求項に係る発明とが、同一である場合に、特許法２９条の２が適用されます。

　本願発明と引用発明との「同一」については、特許法では定義がありませんが、審査基準に解説があります。

3.2 本願の請求項に係る発明と引用発明とが同一か否かの判断
　審査官は、本願の請求項に係る発明と、引用発明とを対比した結果、以下の(i)又は(ii)の場合は、両者をこの章でいう「同一」と判断する。
(i) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がない場合
(ii) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がある場合であっても、両者が実質同一である場合
　ここでの実質同一とは、本願の請求項に係る発明と引用発明との間の相違点が課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)である場合をいう。

　相違点が無ければ、間違いなく同一でしょう。

問題となるのは、相違点がある実質同一である場合です。

この実質同一である場合とは、

「本願の請求項に係る発明と引用発明との間の相違点が課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)である」

場合です。

微差というのは、違いはあるけれども、広く流通している部品等の追加等のみであり、新たな効果も無い場合のことをいいます。

もちろん、「違いがある」のであれば、その違いが引用発明との大きな差異が生じる原因となることもあります。この大きな差異を審査官が見落としているのであれば、意見書で反論することも可能です。

例えば、「審査官は〇〇という差異を微差と認定しているが、この差異は□□という理由で微差ではない。このため、本願請求項に係る発明と、引用発明とは実質同一ではない。」のような感じで反論することになると思われます。

２．３．１．発明の同一性

特許法29条の2が適用される条件の一つとして、

　願書に最初に添付した明細書等に記載された発明等と同一

があります。

この願書に最初に添付した明細書等に記載された発明等と同一について、裁判例（東京高判平成15年7月1日(平成14年(行ケ)3号)）は、

願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」とは，願書に最初に添付した明細書又は図面に現実に記載されているか，記載されていなくとも，現実に記載されているものから自明であるかいずれかの事項に限られるというべきである。そして，そこで現実に記載されたものから自明な事項であるというためには，現実には記載がなくとも，現実に記載されたものに接した当業者であれば，だれもが，その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえなければならず，その事項について説明を受ければ簡単に分かる，という程度のものでは，自明ということはできないというべきである。

としています。
ポイントは、
①当業者であれば、誰もがその事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項でなければならないこと、
②その事項について説明を受ければ簡単に分かるという程度のものでは自明ではないこと、
です。

　この裁判例と同じ趣旨の記載が、ＰＣＴ国際調査及び予備審査ガイドライン（2020年7月1日施行） （日本語仮訳）　20.12にもあります。

　具体的には、ＰＣＴ国際調査及び予備審査ガイドライン20.12では、
①当初の出願に明示的に存在しておらず、又、当初の出願に本来的に存在していたともいえない情報を導入する補正は、当初の出願の内容を超える主題事項を追加する補正と判断されること、
②本来的に存在していたとは、明示的な記載はないが、当初の開示に接した当業者であれば、欠けている事項の意味するところが必然的に明らかとなる場合を意味し、単に、その意味であるらしい、というだけでは足りない、
とされています。

20.12 An amendment should be regarded as introducing subject matter which extends beyond the content of the application as filed, and therefore unacceptable, if the overall change in the content of the ap plication (whether by way of addition, alteration or excision) results in the skilled person being presented with information, which was not expressly or inherently presented in the application as filed even when taking into account matter which is implicit to a person skilled in the art in what has been expressly mentioned. The term “inherently” requires that the missing descriptive matter is necessarily present in the disclosure, and that it would be recognized by persons of ordinary skill. Inherency may not be established by probabilities or possibilities. The mere fact that a certain thing may result from a given set of circumstances is not sufficient.

20.12 （追加、変更又は削除のいずれによるものかを問わず）補正による出願内容の全体的な変更によって、当初の出願に明示的に存在しておらず、また、明示的に記載されていた事項から当業者において自明な事項を考慮した上で当初の出願に本来的に存在していたともいえない情報がもたらされる場合は、当該補正は、出願時の開示内容を超える主題事項を導入するものであり、認められない。「本来的に」という用語は、記載が欠けている事項が、開示において必然的に存在すべきものであり、かつ、そうであることが当業者により認められることを必要とする。本来性は、蓋然性や可能性のみにより確立することはできない。単に、ある事項が一定の状況において生じ得るいうだけでは不十分である。

goo国語辞書によれば、自明とは、

［名・形動］特に証明などをしなくても、明らかであること。わかりきっていること。また、そのさま。「―の理」「選挙の結果は―だ」

https://dictionary.goo.ne.jp/jn/

とされています。

２．４．出願人同一の場合に適用が除外される理由

　特許請求の範囲に記載された発明を説明するために詳細な説明の欄に記載した特定の技術について後日別に出願して特許権を得たいという場合に、本人が出願すれば特許が受けられるようにするためです。

２．５．発明者同一の場合に適用が除外される理由

　甲がした発明Aを見てそれと関連のある発明Bをし、それを請求の範囲として乙が出願し、甲の発明Aを自分の発明Bの説明のために明細書に記載している場合に、後に甲が自ら発明Aを出願して拒絶されないようにするためです。

２．６．出願人の同一性判断を後願出願時に行う理由

　特許法29条の2における出願人の同一性判断時は、後願の出願時です（特許法29条の2　ただし書）。一方、意匠法3条の2の出願人の同一性判断時は、後願の審査・審決時です（意匠法3条の2　ただし書）。

　特許法29条の2等の拒絶理由を有するか否かの判断時は、査定時又は審決時であるのが原則です。しかし、特許法は出願審査請求制度を導入していますので、出願審査請求がなされて審査・審判が終了するまでは先願の特許請求の範囲は確定しません。このため、後願の審査が遅滞することが想定されます。そこで、特許法29条の2では、特許請求の範囲を増減できる最大限である出願当初明細書等をに先願地位を認めることで、先願の処理を待つことなく後願を処理できるようにしています。

　なお、特許法29条の2における出願人の同一性判断時は、後願の出願時であり、後願の出願日ではありません。このようになっている理由は不明ですが、想像では、昔は紙の書類で審査をしていたので、審査を簡易にするためと思います。

２．７．その他

　外国語書面出願の拡大先願地位は、外国語書面に与えられます（29条の2かっこ書）。
　後願特許権が先願の出願公開前に登録された場合、先願の出願公開とともに29条の2の無効理由が発生します。
　外国語特許出願、外国語実用新案登録出願について、国内書面提出期間、翻訳文提出特例期間に翻訳文不提出で取下擬制（184条の4第3項、実48条の4第3項）となったものには拡大先願地位がありません（184条の13）

３．勉強方法について

　特許法29条の2の規定は、昭和45年改正で導入された出願公開、補償金請求権とかと一緒に復習すると分かりやすいかもしれません。

・特許法29条の2

第二十九条の二　特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報（以下「特許掲載公報」という。）の発行若しくは出願公開又は実用新案法（昭和三十四年法律第百二十三号）第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報（以下「実用新案掲載公報」という。）の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面）に記載された発明又は考案（その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。）と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

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