【警鐘】自分でやった商標登録に潜む意外なリスク

商標登録出願は自分でも出来るというのはウソではありません。では、私たち弁理士に決して安くない報酬を出してまで代理をお願いする本当の理由はどこにあるのでしょうか？

　大阪梅田でフィラー特許事務所を経営している弁理士の中川真人です。フィラー特許事務所では、知財の本場である米国で広く一般的に用いられている知的財産戦略のメリットを日本の法律の枠内でも極力再現できるように工夫した知財経営のノウハウを提供しています。

　今回は、「プロの手によるものではない登録商標で警告を受けたら」というお話です。商標登録自体は簡単な手続きなため、自分でできる商標登録出願系の情報発信はよくみられますが、いざその「自分でやった商標登録」でトラブルが起きたとき、いったいどのようなことが起こるのかを簡単にご説明します。

弁理士は将来の侵害態様を想定して権利範囲を定めます

　商標登録は第三者と法的安定性の優れた取引を行うために行います。一般には、商標登録があると無断で登録商標を使用している第三者に差し止め請求をしたり、損害賠償請求ができると説明されますが、前提として差し止め請求や、損害賠償請求は裁判所に訴状を提出して行いますから、本人訴訟で頑張るのでもない限り、通常は弁理士を通じて弁護士の先生に代理を委任して行います。

　結論を先に言うと、弁理士等代理人を介して商標登録出願を行う場合、私たちは将来のライセンス事業態様と想定される侵害態様を検討して権利範囲を定めます。ですから、通常は商標権者は何かトラブルがあると商標登録出願をお願いした弁理士等代理人に事態を報告し、私たちがあらかじめ想定していた主張・論旨での闘い方の絵を描きます。
　ですから、他人の手により権利化された商標権では、現実問題として事件としては受任されづらく、さらにあらかじめ想定される侵害態様を検討して権利範囲を定められていない場合は、そもそも権利行使すらできないと言う結論に至る可能性が高くなります。

自分で出願したのなら警告・訴訟もご自分で

　先日、商標権者から警告を受けていると言う相談を受けたのですが、プロから見ればその商標登録がプロの手によるものとは思えないものでした。話を聞くと商標権者から直接言われたということですが、商標権侵害の警告は警告する側もリスクを負う行為ですので、大抵は弁護士を通じて行われます。

　誤解のないように気をつけて説明をしますが、代理人によらないで自分で商標登録をするのであれば、少なくともその後の差止請求訴訟や損害賠償請求訴訟も本人訴訟でやることになる事を想定されて行うべきでしょう。
　登録商標は、差止請求訴訟や損害賠償請求訴訟では相手方と戦う直接の武器となるものですから、誰だって他人の用意した武器で戦いたくはないのです。

ライセンス事業も同様

　また、登録商標に基づいてライセンス事業を行うと言った場合も、私たち弁理士はクライアントの事業計画に基づいてライセンスしやすく権利範囲を定めたり、商標自体を再設計して権利化を目指します。

　ですから、代理人によらないで自分で商標登録をしたのであれば、その後の権利に基づくライセンス契約の締結もご自身でされる想定でいる必要があるでしょう。

専門家に「誰でもできる商標登録出願」の代理をお願いする本当の意味

　商標登録の手続自体は実際に簡単で、一度要領を掴めば誰でもできるというのはウソではありません。そもそも役所に行う手続きなのですから、そんなに難しいわけがないのです。

　それなのに、なぜ多くの事業者さまが決して安くはないお金を出してまで私たち弁理士等代理人にその手続の代理をお願いするのかというと、その後のライセンス事業とか有事の際の対応とか、専門家でなければ対応できない経営手続も引き受けてくれることを前提にしているからに他なりません。

　そして、私たちもクライアントの事業計画に基づいて権利範囲を定め、その後の事業活動が円滑に進むようにお膳立てをするようにその職責を果たします。

これで〇〇と〇〇と〇〇が可能になりますから、もし何かあればすぐに私に連絡してください。あなたに代わって対応しますので、安心して事業活動に邁進してください。

　これが、私たち弁理士等代理人にその手続の代理をお願いする本当の意味です。

弁理士・中川真人
フィラー特許事務所（https://www.filler.jp）