米国特許の新規性と非自明性はこう判断されるらしい

　この記事はパテントサロン主催の知財系ライトニングトーク #14 拡張オンライン版 2021 秋 の発表です。

　米国特許の特許要件として新規性と非自明性がありますが、米国の非自明性は日本の進歩性より厳しい印象があります。米国審査基準の厳しさなのでしょうか。審査官の属人的な厳しさもあるように感じます。
　そこで、USPTOの審査官の研修資料から、新規性と非自明性に関する資料Combined 102 & 103 Workshop Training (Summer/Fall 2018)を調べてみました。この研修資料にはChemical, Electrical, Mechanicalの３分野の事例が含まれていますが、この記事ではElectrical分野から、半導体チップ再配線層の発明に関する事例をご紹介します。

本願の請求項１

A semiconductor chip redistribution layer comprising an electrical conductor path, the electrical conductor path comprising copper and one additional conductive material, wherein the additional conductive material is present in an amount of at least about 0.5% by weight of the electrical conductor path.

参照文献（Puck）

The Puck reference discloses a semiconductor chip redistribution layer which comprises an electrical conductor path made of 99% copper and 1% tantalum by weight.

　請求項１とPuckは太字部分で一致する。
　一方、請求項１は「one additional conductive material [...] is present in an amount of at least about 0.5% by weight of the electrical conductor path.」であるのに対して、Puckは「an electrical conductor path made of [...] 1% tantalum by weight.」である点で一応相違する。
　Puckにはタンタルが導体であることは記載されていないが、当業者であれば電気伝導路を構成する金属（タンタル）が導体であることを認識している。
　よって、Puckには「tantalum (請求項１のone additional conductive material) is present in an amount of 1%(請求項１のat least about 0.5%) by weight of the electrical conductor path.」が開示されているので、請求項１はPuckにより新規性なし。

本願の請求項２

The semiconductor chip redistribution layer of claim 1, wherein the additional conductive material is tantalum.

　Puckにはタンタルが開示されているので、請求項２は参照文献により新規性なし。

本願の請求項３

The semiconductor chip redistribution layer of claim 1 or 2, wherein the electrical conductor path has a tensile strength of more than 100 MPa.

　請求項３は「the electrical conductor path has a tensile strength of more than 100 MPa.」であるのに対して、Puckは引張強度が不明である点で相違する。
　請求項3の「tensile strength of more than 100 MPa」が、Puckの「an electrical conductor path made of 99% copper and 1% tantalum」の固有の特性である場合、請求項３はPuckにより新規性なし。そうでない場合、新規性あり。

参照文献（Hattrick）

Hattrick that teaches it being known in the semiconductor redistribution layer art to use a conductor path made of copper and a Group 5 metal where the conductor path has a tensile strength of 80-120 MPa for the advantage of minimizing breakage of the electrical conductor path.

　Hattrickには「electrical conductor path has a tensile strength of 80-120 MPa」が開示されている。
　PuckとHattrickは、請求項の発明と同じ半導体チップの再配線積層の技術分野に属するため、請求項の発明の類似技術である。
　当業者には、電気導体経路の破損を最小限に抑えるという予測可能な結果を得るために、Puckの導体経路を、Hattrickが開示する80〜120MPaの引張強度を持つように変更する動機がある。
　よって、請求項３はPuckとHattrickにより自明である。

所感

（新規性）
　請求項１～３の新規性についての判断は日本と同じだと思います。
　違和感なし！

（非自明性）
（１）請求項３の非自明性の判断において、Puck（主引例）とHattrick（副引例）が、請求項の発明と同じ技術分野であることが挙げられています。請求項の発明と引例の技術分野の関連性は非自明性の要件になっているのでしょうか？　例えば、請求項の発明と主引例は同じ技術分野だけど、副引例が異なる技術分野である場合、非自明となるのか疑問に思いました。日本の進歩性の判断では引例同士（主引例と副引例）の技術分野の関連性を判断してますよね。
（２）PuckとHattrickを組み合わせる際に、電気導体経路の破損を最小限に抑えるという動機付けがされている点は日本と似てますね。でも、経験的には、米国の方が弱い動機付けでもガンガン組み合わせて拒絶してくるような印象があります。日米で動機付けのハードルが違うかもですね。
（３）請求項３は引張強度が100 MPa超なのですが、Hattrickは引張強度が80〜120MPaになってます。引例の数値範囲の一部が、請求項の数値範囲に含まれるだけで一致点とされるのでしょうか。引例に記載された実施例が、請求項の数値範囲に収まるなら一致点、はみ出すなら相違点、とする考え方もありますよね。

（発明特定事項）
　上記のとおり、この事例では、請求項における全ての発明特定事項について証拠や判断が示されています。研修資料の結びでも、新規性について、引例には全ての発明特定事項の開示が必要と記載されています。当然、非自明性についても、全ての発明特定事項について判断する必要があるでしょう。実際のところ、米国のOAでは一部の発明特定事項が無視されていることがよくあるのですが・・・。

おわり。