誘因侵害（Induced Infringement）の立証基準の高さについての事例

要約: 侵害の誘発の認定には、誘発された行為が特許侵害を構成するという知識が必要であり、これは、無謀や過失を上回る限られた範囲の基準である「故意の盲検（willful blindness）」の認定によって立証されることができます。

1995年、Meso社はIgen Internationalとの研究契約の一部として設立されました。この契約により、Meso社は研究中に開発されたすべての技術について全世界での独占的なライセンスを取得しました。2003年、Roche社はIgen社から「ヒト患者診断薬」の分野で事業を行うためのライセンスを取得しました。同年、BioVeris社はIngen社から特許の所有権を取得しました。2007年、Roche社はBioVerisを買収し、顧客に分野限定ラベルを無視するよう指導するようになりました。 2010年、Meso社は、Roche社がフィールド制限に違反することで2003年の取引に違反したと主張し、訴訟を起こしました。裁判所は、Meso社は2003年の契約の当事者ではなく、BioVeris社のみが圃場制限を実施できると判断しました。

2017年、Roche社は、1995年のライセンス契約に起因するMeso社の特許権を侵害していないとの宣言的判決を求めて訴訟を起こしました。これに対し、Meso社は特許権侵害を反訴しました。連邦地裁において、陪審員は、Meso社が主張された特許請求の範囲の独占的権利を有し、Roche社がMeso社の特許権を直接侵害し、かつ侵害を誘発したと認定しました。連邦地方裁判所は、侵害、侵害の誘発、および損害賠償を争うロシュの裁判後の申し立てを却下しました。 しかし、同裁判所は故意侵害に関するRoche社の申し立てを認め、損害賠償額の増額を求めるMeso社の申し立てを否定しました。連邦地裁はまた、Meso社が追加3件の特許について強制侵害の反訴を放棄したことを理由に、非侵害の判決を下しました。

これに対し、CAFCは、直接侵害の主張を認め、誘因侵害の主張を取り消し、損害賠償の裁定を取り消し、損害賠償に関する新たな裁判のために差し戻しました。

CAFCは、連邦地裁が侵害の誘発に関するロシュの申し立てを却下した際、裁判所は、特定の意図を要求するのではなく、過失の基準を誤って適用したと判断しました。 連邦巡回控訴裁は、連邦地裁が要求される具体的な意図について、「自分の行為が実際の侵害を誘発することを 知っていたか、知るべきであった」と誤って記述していたことを強調しました。連邦巡回控訴裁は、故意と誘発の意思基準の類似性に注目し、連邦地裁の判決は、Roche社が侵害や侵害の誘因はしていないと主観的に考えていたという裁判所の明示的な認定と矛盾していると判断しました。

連邦巡回控訴裁はさらに、主張されている誘発行為は、特許損害賠償の制限期間外に発生したと判断しました。連邦地裁は、継続的影響という概念に依拠していたが、CAFCはこの概念に警戒心を抱き、連邦巡回控訴裁は、この概念が健全であったとしても、Meso社は、損害賠償の制限期間前に発生した誘引行為が、損害賠償の制限期間内に実際に直接侵害行為につながったことを証明できなかったと述べています。

CAFCは、3件の追加特許に関する連邦地裁の非侵害判決も取り消しました。同裁判所は、強制的反訴規定は将来の請求を禁止するものであるが、強制的反訴を主張しな かったという理由だけで、宣言的判決請求に対して不利な判決を下すことを認めるものではない、と判断しました。 同裁判所は、連邦地裁の非侵害判決を取り消し、適切に主張された宣言的判決請求の適切な処分のために差し戻しています。

引用元：Kenneth McNeillKaren Cassidy. 2022. The Heightened Standard of Proving Induced Infringement.