知的財産及び情報マネジメント法務。経営資源「チエ」の調達・活用に関する個別法務課題_知的財産法務（フェーズ２）_経営政策・法務戦略構築フェーズ_具体的戦略例_特許法１０４条の２_知財法務百科＞企業法務大百科
かつて、特許訴訟においては、訴訟の前提となるべき課題である
「侵害行為の特定」
という点に関し、長期間にわたって激しく争われるのが通例でした。
すなわち、特許訴訟を進める上では、
「原告の有する特許」
と
「侵害品（知財訴訟においては“イ号物件”と呼称されます）あるいは侵害方法（“イ号方法”）」
とを比較してどの部分がどの程度似ているか、という一種の
「間違い探し」
のようなことから始めなければなりません。
しかしながら、被告側は、訴訟戦略上、この
「間違い探し」
プロセスに協力しない姿勢を取る方が有利であると判断し、イ号物件やイ号方法を提出しない、あるいは、提出したとしても当該侵害品ないし侵害方法の機序・作用の詳細を明らかにしない、という形で抵抗します。
このようなことから、
「間違い探し」
ゲームの対照図がなかなか出てこず、明らかになるまで訴訟が相当程度事実上停滞する、という状況が生じたのです。
侵害行為の立証を容易にするため、特許法１０４条の２が設けられました。
これは、
「被告が原告主張のイ号目録を否認する場合には自己の具体的態様を明らかにしなければならない」
という規定です。
相手方が支配する環境において、どのような特許権侵害がなされているのかということを、原告が摘示することは往々にして困難であることもあり、このような定めが設けられました。
しかしながら、この規定を不当に利用することで、相手方の技術を探索しようという戦略法務が実施されることもある、との報告があります。
例えば
「物を生産する方法の発明」（製造方法の特許）
においては、成果物だけを見ても、どのような製造方法の特許を実施することで出来上がったかは通常把握できません。
そのようなときに、ライバル会社が秘匿する特殊な製造方法についての詳細な技術内容を合法的に取得したいと考える企業は、当該ライバル会社に
「この製品は当社の製造方法特許を侵害しているに違いない」
との訴訟を提起します。
これに対し、ライバル会社は、
「そうではない。われわれはＡとＢという方法を用いて製造したのである」
などと具体的に否認する立場に陥ります。
このように、ライバル会社に反論の具体的理由を開示させることを通じて、ライバル会社の技術の内容が探索できてしまうというわけです。・・・（以下、略）
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著者：弁護士 畑中鐵丸 ／著者所属：弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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