きわどい商標には多段階出願がお勧め

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　弁理士の坂岡範穗（さかおかのりお）です。
　今回は、「きわどい商標には多段階出願がお勧め」をお伝えします。
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１．きわどい商標とは

　商標登録出願をするにあたり、顧客から提示された商標が、登録査定になるかどうかの判断がきわどいときがあります。
　例えば、先願商標と類似する可能性があるとか、その商品の品質を表わす記述的商標に該当しそうとかのときです。
 
（１）先願商標と類似する可能性があるとは、例えば以下のような事例です。
　出願を検討している商標　さかおか　　指定商品　菓子
　先願商標 　たかおか　　指定商品　菓子
 
（２）記述的商標に該当しそうとは、例えば以下のような事例です。
　出願を検討している商標　juusto　　指定商品　菓子
　機械翻訳でみると上記の「juusto」はフィンランド語で「チーズ」の意味らしいです。
　機械翻訳が正しいとすれば、チーズは菓子の原材料ですので、記述的商標に該当するおそれがあります。
 

２．きわどい商標のときにする対応

　このような商標の依頼を受けたとき、先ずは登録の可否について検討します。
 
　上記（１）の商標ですと、違いは第１文字の「さ」と「た」です。
　こういった場合、相違する字の母音又は子音が共通するか否か、相違する字が弱音か否か、相違する場所が語頭部かその他の場所か、商標全体の文字数はどれくらいか等を考慮して登録の可否を判断していきます。
 
　上記（２）の場合、確かにチーズは菓子の材料ではあるけれど、そもそもフィンランド語を知っていて、さらにjuustoがチーズだと認識できる人が日本にどれくらい居るのだろうか、といったことを検討して登録の可否を判断していきます。
 
　もちろん、（１）（２）ともに過去の審査例や審決もサーチして傾向を探ることもします。
　そうやって、登録の可能性はこれくらいだろうと予想するのですが、判断するのは審査官なので、審査結果がどうなるのかは分かりません。
 
　既に当該商標を使用していて、商標の変更ができないときはそのままの商標で出願します。
　拒絶理由通知がなされたときは、審査官に「本願商標は登録されるに決まっとるだろうが、どんな判断をしとるんだ、さっさと登録しとけ。」という意見書を出します。
　（実際の意見書では称呼、外観、観念の違いなどを主張するとともに、必要に応じて証拠書類を提出して、論理的に反論します。）
 
　この意見書によって、登録されるときもあれば拒絶されるときもあります。 

３．商標の多段階出願をするとき

　一方、まだ事業を開始していない、今度移転するタイミングで看板を変更するといった事情があり、商標の変更が可能な場合、多段階出願をお勧めするときがあります。
 
　これは、本命の商標の他に登録されやすい商標も同時に出願する方法です。
　ところで、多段階出願って、私が勝手に記載していますが、商標の専門用語でそれらしい言葉があったらゴメンナサイ。
 
　例えば、上記（１）の場合は「さかおか屋」とか「さかおかのんの」とかの商標を保険として、本命の「さかおか」と同時に出願します。
　上記（２）の場合ですと、例えば語頭部や語尾に違う文字を付して全体として造語にした商標を保険として、本命の「juusto」と同時に出願します。
 
　すると、保険で出した商標は登録される可能性が比較的高く、上手く行けば本命の商標も登録されます。
　両方登録された場合は、本命の商標のみの登録手続をすれば費用が無駄になりません。
 
　こういった保険も含めた多段階出願の場合、特許事務所に交渉することで保険分の出願費用を多少なりとも抑えることが可能かなと思っております。
 
　仮に、本命の商標のみを出願して、約半年後に拒絶理由通知がきて、意見書を提出しても判断が覆らず拒絶査定となったとき、また最初から商標登録出願をすることとなります。
　結果的に、かなりの期間が必要になってきます。
 
　そういった事態を回避するためにも、きわどい商標を出願するときは多段階出願をお勧めします。
 
　この記事が御社の発展に寄与することを願っております。
 
坂岡特許事務所　弁理士　坂岡範穗（さかおかのりお）
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