発明の単一性(特許法37条)およびシフト補正禁止(特許法17条の2第4項)からの、補正内容の制限について
発明の単一性(特許法37条)違反の拒絶理由と「シフト補正禁止」(特許法17条の2第4項)の制限について、今回、ある特許出願の拒絶理由通知対応でクライアントへの説明が必要になった関係で、自分で少し纏めてみました。
まず、「シフト補正禁止」(特許法17条の2第4項)および発明の単一性(特許法37条)についての前提となる情報を次に記載します。
・特許法17条の2第4項
前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
審査対象の決定
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0300.pdf
審査官は、審査対象とした発明とまとめて審査をすることが効率的である発明については、審査対象に加える。審査官は、まとめて審査をすることが効率的であるか否かを、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載、出願時の技術常識、先行技術調査の観点等を総合的に考慮して判断する。
審査官は、例えば、以下の(1)又は(2)に該当する発明は、審査対象とした発明とまとめて審査をすることが効率的である発明として、審査対象に加える。
(1)特許請求の範囲の最初に記載された発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項に係る発明
・資料8〔「発明の単一性の要件」、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準の点検ポイント・資料8〕
資料8中の【図2】より引用

上記のように、「シフト補正禁止」(特許法17条の2第4項)についての情報の内容はなかなか分かりにくいのですが、上の【図2】の中で、「新請求項1」から「新請求項5」までの補正が適法である(シフト補正禁止に抵触しない)ことは明らかですが、近年の運用変更で、上の【図2】の中の「新請求項6」(A+E)も、シフト補正禁止をクリアできる可能性があるとされています(審査官の判断によります)。
すなわち、上記に一部引用した「審査基準 第 II 部 第 3 章 発明の単一性 4、4.2 審査の効率性に基づく審査対象の決定」中の「特許請求の範囲の最初に記載された発明(※請求項1のことです。)の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項に係る発明」という記載のとおりの請求項にすれば、シフト補正禁止には触れないということになります。
例えば、拒絶理由通知に対して行う補正後の請求項1(新請求項1)を、「補正前の請求項1の内容を全て含む請求項であって、カテゴリー(物か方法か)が同一の請求項」とすれば、シフト補正禁止には触れないということになります。
また、表現の工夫等によっては別カテゴリーのクレームでもシフト補正禁止をクリアできる可能性はあります。
なお、発明の単一性を満たさないから審査対象としないかどうかは、特許審査の効率への影響をどうみるかも一つの考慮要素として認められているので、結局、最後は審査官の裁量となりますので、出願人側の意見を述べるのは良いとしても強く争うことは得策ではないと思われます。